Protección de marca para una empresa de óptica tras dos denegaciones

Protección de marca tras dos denegaciones anteriores

  • Solicitante: Compañía de Óptica
  • Objeto Social : Diseño y fabricación de lentes y componentes ópticos
  • Nacionalidad: China
  • Solicitando: Marca registrada
  • Producto: lente óptica
  • Desafíos:
    • Ha tenido dos denegaciones anteriores de la USPTO para la misma marca.

ANTECEDENTES

 

Esta empresa de óptica quería solicitar una marca en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos(USPTO) para la nueva lente óptica que había diseñado. El desafío jurídico consistía en que la empresa quería que se le ayudara con esta protección de marca después de haber recibido ya dos denegaciones para la misma marca. La empresa consideró imperativo que se aprobara su marca para garantizar la productividad y el crecimiento continuos de la empresa.

Cuando esta empresa de óptica aún tenía su sede en China, intentó solicitar una marca a la USPTO, pero se la denegaron dos veces. Sin esta aprobación, la empresa no estaría protegida de otros que puedan intentar robar la marca registrada. Necesitando ayuda desesperadamente, la empresa acudió al equipo jurídico de Tsang & Associates preguntándose qué podíamos hacer para ayudarles. Creímos firmemente en su caso y les ayudamos a volver a presentar su solicitud de marca el 14 de julio de 2015. La marca fue aprobada el 16 de febrero de 2016.

 

CLAVES DEL ÉXITO DE ESTA PROTECCIÓN DE MARCA TRAS DOS DENEGACIONES

 

Cuando esta empresa de óptica acudió por primera vez a Tsang & Associates en busca de ayuda, nos enteramos de que anteriormente habían contratado a un agente de marcas chino para que les ayudara a solicitar una marca en la USPTO. Sin embargo, recibieron notificación de una acción de la oficina para denegar y rechazar la solicitud de marca. A pesar de que fueron denegados anteriormente, creíamos firmemente que podíamos superar los motivos de denegación dados por la USPTO.

La denegación de la marca de la presentación inicial se basaba, como se indica en la carta de denegación, en el artículo 2(d) de la Ley de Marcas, que “bares registro de una marca solicitada que se parece tanto a una marca registrada que es probable que un consumidor potencial se confunda, se equivoque o sea engañado en cuanto a la procedencia de los productos del solicitante y del registrante”. La USPTO motivó la denegación de “similitud de las marcas, similitud y naturaleza de los productos, y similitud de los circuitos comerciales de los productos”.

La USPTO alegó que la “la marca y el diseño del solicitante son similares a las marcas registradas en sonido, apariencia y connotación. Todas las marcas incluyen la frase ‘XXXX’. Aunque las marcas incluyen diferentes elementos de estilización y/o diseño, para una marca compuesta que contiene tanto palabras como un diseño, es más probable que la parte de la palabra quede grabada en la memoria del comprador y que se utilice cuando solicite los productos y/o servicios.”. Así pues, la USPTO consideró que las marcas tenían la misma impresión comercial.

Además, de acuerdo con la precedencia, los bienes respectivos solo necesitan estar “ relacionados de alguna manera y/o si las circunstancias que rodean su comercialización son tales que pueden dar lugar a la creencia errónea de que los bienes emanan de la misma fuente ” para ser considerados relacionada. Así pues, se consideró que la identificación de los productos de esta empresa de óptica abarcaba los productos de un solicitante de registro existente y se denegó.

A pesar de estos dos rechazos y objeciones anteriores de la USPTO, creíamos que podíamos superarlos y ayudar a nuestro cliente a obtener la aprobación y la protección de la marca para sus lentes ópticas.

En la solicitud en la que colaboró nuestro equipo de asesores jurídicos, tuvimos en cuenta los motivos de denegación anteriores de la USPTO. Para evitar otra denegación de marca, pudimos ayudar a la empresa a acotar su marca para que no fuera comercialmente engañosa.

Además, nos aseguramos de que nuestra presentación de marcas registradas estuviera más enfocada que antes, asegurándonos de que no hubiera motivos para ninguna disputa con respecto a la similitud de las marcas o la relación de los productos. Pusimos especial cuidado en la precaución, examinando a fondo las marcas existentes y asegurándonos de que el producto y la marca de esta empresa de óptica no se confundieran con ningún otro. Después de recopilar todos los hechos y detalles, ayudamos a formar la solicitud de marca registrada de nuestro cliente y la presentamos el 14 de julio de 2015.

 

RESULTADO DE ESTE CASO DE PROTECCIÓN DE MARCAS

 

La solicitud de marca de nuestro cliente fue aprobada por la USPTO el 16 de febrero de 2016, unos 7 meses después de la presentación inicial. Nuestro cliente obtuvo finalmente la protección de su marca tras dos denegaciones trabajando con otro abogado de marcas. La diligencia debida y la orientación de nuestro equipo en la presentación de la marca para garantizar que se abordaran y rectificaran los motivos de denegación anteriores fueron la clave del éxito.

Si tiene alguna pregunta sobre marcas o está buscando servicios jurídicos para su empresa, estaremos encantados de ayudarle. Puede obtener más información sobre nuestros servicios de asesoramiento a empresas o ponerse en contacto con nosotros para tratar su caso.

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